值得注意的是，AIA對再審查制度的變革，例如專利領證后（post-issuance）的復審程序，包括多方再審程序（Inter Partes Review, IPR）、商業(yè)方法專利復審（covered business method review, CBM）與核準后復審（Post grant review, PGR）等再審查程序，更有逐漸將專利有效性爭議的主戰(zhàn)場，由法院導向美國專利商標局（USPTO）行政再審查體系的傾向。在AIA的新復審再審查制度實施一年半之后，從實際案件數的快速增加，以及案件審理結果明顯不利專利權人的事實，可以確認國外業(yè)者積極運用此復審程序的效益巨大。這些變革的直接影響，就是專利爭議的游戲規(guī)則已經悄然改變，值得業(yè)者重視。

 

深圳商檢局電子產品質檢中心杜先生對本刊記者表示，“中國是通過專利無效宣告程序來對專利有效性進行再審查的，美國專利商標局也有專利再審程序，有單方再審和多方再審程序。但是，中美兩國專利再審程序在專利訴訟中發(fā)揮的作用差異很大。”

 

 

新復審程序實施一年半后的情況

 

 

領證后復審程序，是美國AIA新增的一種專利核準后的再審查程序，其提供三種行政復審再審查管道，也就是IPR、CBM，以及PGR等程序。根據AIA，這些復審程序自該法生效之日起一年后正式生效，也就是從2012年9月16日正式開始實施，并取代舊有的多方再審查程序（inter partes reexamination），成為利用人挑戰(zhàn)專利有效性的重要管道。

 

雖然在新再審查制度實施前夕，許多業(yè)者由于對新再審查制度的不了解，再加上費用增加甚多（例如IPR的申請規(guī)費高達2.72萬美元），為防止受到新再審查程序所帶來不確定法律風險的干擾與節(jié)省費用，曾掀起一波搶搭舊制最后一班車的風潮，造成多方再審查案件的暴增。但是，新復審畢竟有其優(yōu)勢，目前已有越來越多的業(yè)者開始實行新復審程序尋求再審查。

 

這是因為單就形式而言，新復審程序除系由專業(yè)行政法官所組成的PTAB進行審理之外，整體訴訟時程也更經濟。相較于舊法之多方再審查程序需耗時三年，新制則有審理時間的限制（例如IPR程序需于一年內完成）規(guī)定，顯然較舊法更具有時效。因此，雖然新制實施前曾出現大量利用舊法的案件，但是也因為新復審程序的特殊優(yōu)勢，使得該程序正式實施后就受到廣泛運用。

 

根據USPTO統(tǒng)計，除PGR案件較少外，IPR申請案件從2013年6月以來，每月都超過50件，也成為AIA通過迄今案件量最多的一項行政再審查程序，截至2014年3月底止已達983件，而CBM程序也有140件。就以各方運用最多的IPR案件而言，其中多數均符合IPR程序所要求的“合理可能性”（Reasonable likelihood）標準，并未發(fā)生專家擔心的門坎過高問題，使業(yè)者反而能積極的利用IPR程序對指控其侵權或有指控可能的專利提出有效性的挑戰(zhàn)，并通過行政再審查程序獲得重新審查的機會。

 

而在一年半的實施之后，專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）也已經獲得“專利請求項殺手”（Claim Killer）的稱號。根據美國知名的專利事務所Kenyon & Kenyon的統(tǒng)計，迄2014年4月10日為止，PTAB已經作出51件最終書面決定，但是結果似乎一面倒的對專利權人不利。其中最慘的是商業(yè)方法專利復審CBM程序，在12件最終決定中，專利權人全軍覆滅，所有爭議請求項均被判無效。至于IPR程序的39件最終判決中，只有五件專利權人獲得勝利，專利權人勝訴率只有13%，但是若就爭議的請求項比例來看，則專利權人勝訴率竟然只有5%，而挑戰(zhàn)成功率高達95%（在在爭538項請求項中，510項被判決不具專利有效性，只有28項請求項獲得維持）。從這些數字觀察，只要PTAB決定受理并進入復審實質審理程序，則被挑戰(zhàn)的請求項能獲得維持的機會不大，重點就在于能否為PTAB接受。

 

 

 

多方再審程序案件現況

 

 

根據AIA的規(guī)定，第三人若要提起IPR程序，只能在專利領證9個月后或核準后復審PGR程序終止后提出，而且只能以在爭專利不具有美國專利法第102條之新穎性及第103條之非顯而易知性（進步性）為理由，并必須主張在爭專利至少有1個請求項不具可專利性。一旦有人提出IPR請求，PTAB就必須根據申請人所提出的證據（限于已核準專利或已公開出版文獻printed publication）來決定是否已構成啟動IPR程序的要件，也就是在爭專利請求項需達不具可專利性的“合理可能性（reasonable likelihood）”。相對而言，核準后復審PGR程序則應在專利領證后9個月內提起，至于提出的理由可以專利違反美國專利法第101條、第102條、第103條，以及第112條為由提出。

 

就審理程序而言，PTAB于收到雙方初步答復的3個月內，需就是否啟動IPR程序做出決定，并需在啟動后一年內做出最終決定（除非有正當理由才可例外延展六個月。對于PTAB所作之最終決定若有不服，雙方皆可向聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）提起上訴。

 

在IPR程序中，專利權人有一次修改專利范圍的機會，可選擇對被主張不具可專利性的請求項直接刪除或予以修改，但不能擴張申請專利范圍，也不得加入新事項。此外，專利權人也可選擇和解；一旦和解，則IPR程序當然終止。

 

雖然IPR限制不少，但若從請求主體與在爭專利的構面進行觀察，利用新復審程序的案件反而以大公司為主。就以IPR程序為例，就以Oracle、Corning、Toyota Motor、Apple、Sony、Samsung、Dell、Google、Microsoft及Monsanto等國際知名企業(yè)利用最多，甚至臺積電亦針對數個方法專利運用IPR程序主張他人專利無效，顯見IPR程序已經逐漸成為各大公司面對專利威脅或擬定知識產權策略時積極運用的手段之一。另一方面，若觀察業(yè)者運所挑戰(zhàn)的專利，可發(fā)現其中有不少是由知名的非專利實施實體（NPE），如Intellectual Ventures、VirnetX等持有，也因此IPR程序是否會對NPE構成一定的沖擊，就值得持續(xù)觀察。

 

若以更宏觀的角度看，就IPR程序最主要的爭議技術領域觀察，則由“計算機系統(tǒng)結構、軟件與信息安全”（Computer Architecture, Software, and Information Security）位居榜位，半導體、電機與光電系統(tǒng)及組件（Semiconductors, Electrical and Optical Systems and Components）居次、“運輸、建筑、電子商務、農業(yè)、國家安全”（Transportation, Construction, Electronic Commerce, Agriculture, National Security），以及“通訊”（Communications）等技術領域則分居三、四名。該分布也充分反應近年來專利戰(zhàn)爭主戰(zhàn)場所在，若此趨勢持續(xù)，則新復審程序未來有可能對這些重點領域發(fā)揮更大的影響力。

 

 

發(fā)證后復審：停止司法訴訟程序的重要理由

 

 

一般而言，業(yè)者在面臨專利權人在法院提起專利侵權訴訟之際，可以實行的應對策略包括提起反訴，或是通過USPTO的復審程序對該專利的有效性提起爭議，特別是在AIA的發(fā)證后再審查程序正式上路之后，通過IPR與CBM等再審查程序的案件數量大增，且挑戰(zhàn)者成功的機會也呈現一面倒的態(tài)勢。也因此產生另一個重要的問題，就是可否以提起復審程序為由，請求法院停止（stay）訴訟程序的進行，以待專利有效性的復審結果出爐后再續(xù)行訴訟程序，以及法院對于此等請求的態(tài)度。

 

 

其實，從新復審程序正式上路的第一件爭議案件開始，就可以看出被告與法院的態(tài)度。例如，第一件IPR案件，也就是制造GPS導航裝置的Garmin公司所提起專利有效性爭議中，該公司因為被專利權人控告侵權，為求反制，在IPR程序正式上路當天就立即提出申請，挑戰(zhàn)指控其侵權的美國第6,778,074號專利（“速限指示裝置及用以顯示速度及相關速限之方法”（Speed limit indicator and method for displaying speed and the relevant speed limit），并主張該專利全部20項請求項均無效。雖然PTAB審查后認為僅有第10、14及17項請求項符合IPR程序的“合理可能性”要求，但是卻全部勝訴。該案中，法院雖未裁定停止訴訟程序進行，但是卻以延緩訴訟程序的方式，等待PTAB就專利有效性的結果出籠。

 

而在這第一件案件正式出爐之后，有越來越多的專利侵權案件被告以提起復審程序為由，請求法院停止訴訟程序的進行。雖然美國法院對于停止訴訟采取保守態(tài)度，也就是必須綜合考慮下列三要件：發(fā)現程序（discovery procedure）是否已經完成與審判期日是否已經確定？停止訴訟是否可以簡化本案爭點與本案審理，以及停止訴訟是否會對他人造成不利（unduly prejudice）？

 

雖然在一般訴訟案件中，停止訴訟的門坎很高，但是在專利爭訟案件中，法院卻出乎意料的愿意停止訴訟程序。根據統(tǒng)計，法院核準被告停止訴訟程序申請的比例高達73.4%，其中，對以進入CBM程序為由請求停止訴訟的核準率竟高達90.48%，至于IPR程序也達69.9%，可見法院對新復審程序尊重的態(tài)度。

 

就各法院的態(tài)度而言，可發(fā)現受理專利案件越多的法院，越偏向核準被告停止訴訟的申請。其中又以德拉瓦州地方法院（準許25件）、加州北區(qū)地方法院（準許18件）與德州東區(qū)地方法院（準許10件），即分居核準停止訴訟請求的前三名，而加州北區(qū)地方法院的核準率更高達83.33%，高居第一。就連核準率最低的德州東區(qū)地方法院，其核準停止訴訟程序的比例也高達50%。

 

從新復審再審查制度實施一年半以來的實際案件數，以及PTAB的最終決定和法院核準被告停止訴訟程序聲請案件的結果，不論IPR程序或是CBM都成為被控侵權方或可能面臨侵權訴訟一方的有力攻擊武器，在此制度正式上路一年半之后，PTAB的行政再審查程序，無疑已成為雙方當事人在面對侵權訴訟或制定整體知識產權策略時必須充分考慮的策略環(huán)節(jié)之一。由于目前兩岸業(yè)者對此等新制度的利用較少，值得業(yè)者對是否采用此等新制慎重考慮。（記者：熙文）